HOJALDRINES versus HOJALDRINA

La empresa titular de la marca registrada "HOJALDRINA", entre otras análogas,  demanda a la sociedades que han inscrito y utilizan  la marca "1880 HOJALDRINES", solicitando, que se declare: a) la infracción de los derechos exclusivos y prioritarios de la marcas de la demandante y se condene solidariamente a las demandadas a la cesación, la remoción, la indemnización de daños y perjuicios y a la publicación de la sentencia; b) la nulidad de esta última marca; c) la existencia de de actos de competencia desleal y consecuentemente la condena solidaria de las demandadas a la cesación, la remoción, la indemnización de daños y perjuicios.

Tanto el Juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial en apelación desestiman la demanda por entender:

i) Las marcas denominativas Hojaldrina y Hojaldrinas no son notorias;

ii) No hubo mala fe en la solicitud de registro de la marca de la demandada, porque la prueba practicada no permite afirmar que pretendiera aprovecharse del prestigio de las marcas de la demandante.

iii) No hay riesgo de confusión, ante la sustancial disparidad de las marcas confrontadas;

 iv) Tampoco hay riesgo de dilución, porque no concurre el requisito de la notoriedad en España de las marcas de la actora;

v) El elemento "1880" resulta dominante en la marca compuesta, que el consumidor percibe como un todo;

vi) Las mismas razones para desestimar el riesgo de confusión desde el plano marcario determinan su desestimación desde el punto de vista de la competencia desleal

vii) Los envases externos de los productos amparados por unas y otra marcas no inducen a confusión, al ser sustancialmente diferentes, sin que la coincidencia de algún elemento aislado altere dicha conclusión

viii) La demandante no puede arrogarse la exclusiva de la elaboración de un determinado dulce navideño, que incluso es fabricado desde hace muchos años por otras empresas de la localidad de Alcaudete;

ix) No hay actos de explotación de la reputación ajena, por cuanto el término Hojaldrina carece de notoriedad;

x) La introducción en el mercado de su producto por la demandada es una estrategia de diversificación de la oferta que no puede considerarse ilícita.

El Tribunal Supremo, sentencia de 15 de septiembre de 2017, desestima el recurso de casación interpuesto contra la anterior sentencia  

Considera el Supremo que no existe el riesgo de confusión invocado por el recurrente ya que para ello parte de una petición de principio, puesto que da por hecho que las marcas de la demandante son notorias, cuando no ha sido reconocido así por la sentencia recurrida.

En todo caso, , para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son compuestas o mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes ,ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer , «[e]consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».

En nuestro caso, las marcas registradas en conflicto son marcas mixtas. La sentencia recurrida considera que no hay semejanza, porque los elementos denominativos, los términos «hojaldrinas» (de la actora) y «hojaldrines» (de la demandada), son poco distintivos en sí mismos, al referirse al producto en sí (un tipo de dulce navideño) y el elemento predominante de la marca de la demandada es el término «1880», que la diferencia claramente de las marcas de la demandante. Criterio que no infringe ni las disposiciones legales citadas por la recurrente ni la jurisprudencia invocada y, por tanto, no yerra al considerar que no existe semejanza que produzca riesgo de confusión.

En primer lugar, globalmente no hay tal riesgo, porque el destinatario medio recuerda el signo como un todo y la impresión que producen uno y otros signos es claramente diferente. Máxime si, como se ha dicho, el elemento común, el término hojaldrina u hojaldrín, es por sí mismo poco distintivo.

En segundo lugar, porque la estructura de los signos es diferente: en el caso de las marcas de la demandante predomina la palabra en cuestión, junto a unos elementos geométricos y unas imágenes del propio producto, y en segundo término aparece la identificación del productor, mientras que en la marca de la demandada el elemento predominante es el numérico 1880, más grande, con tonos dorados claramente diferenciados y con un sombreado de fondo, que por sí misma constituye una marca notoria. Lo que, a su vez, excluye la semejanza conceptual, porque la inclusión del número 1880 en la marca de la recurrida hace que la evocación que producen la marcas de la demandante y la que genera la de la demandada, sea también distinta.